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“发明”本质是什么?基因剪刀专利争夺战最新判决的启示

来源:网络

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日期:2025-05-15 09:33:59

  2025 年 5 月 12 日美国联邦巡回上诉法院(CAFC)裁决CAFC 对CRISPR-Cas9(俗称基因剪刀)专利权归属(PTAB 干涉案 No. 106,115)的判决作出 “部分维持、部分撤销并发回重审” 的裁定。法院认定 PTAB 在确定 “构思(conception)” 时错误地把发明人必须作为前提,而忽略了同行使用常规技术即可完成发明这一事实;因此要求 PTAB 重新按正确法律标准审查谁先完成了利用 CRISPR-Cas9 在真核细胞内基因编辑的发明。这让基因剪刀专利的核心专利权归属再添变数。

  这起诉讼虽然基于美国2013年之前先发明制度下的发明优先权的问题,但的判决具有深远的意义,判决更倾向于认同原创者的贡献,同时对发明的本质和创造性的本质的理解也有进一步的论述。对于深刻理解“什么是“发明”?什么是“构思”?做到什么程度发明才算完成?创造性的贡献核心点是什么?对于理解专利法中的这些基本的概念都有启发。

  CRISPR-Cas9基因编辑技术的专利权之争源自两大科研阵营:一方是以诺奖获得者詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)和埃玛纽埃尔·夏彭蒂耶(Emmanuelle Charpentier)为代表的加州大学伯克利分校/维也纳大学团队(简称“CVC阵营”);另一方是由张锋领导的麻省理工学院/Broad研究所团队 。2012年6月,CVC阵营在《Science》发表划时代论文,证明CRISPR-Cas9系统可以借助单一向导RNA(sgRNA)在试管中剪切特定DNA序列 。CVC团队于2012年5月25日提交了首份临时专利申请,涵盖该技术在任意环境下的应用 。张锋团队则率先将CRISPR-Cas9应用于线日提交临时专利申请,包含了CRISPR在哺乳动物细胞中成功剪切DNA的实验数据 。由于当时美国仍适用先发明制(2013年3月之前),这两份临时申请奠定了双方后续专利主张的优先权基础。

  2014年4月15日,Broad研究所阵营率先获得了美国首件CRISPR相关专利(US 8,697,359 B1),其权利要求限定了在真核细胞中使用CRISPR-Cas9和单导RNA编辑基因 。之后Broad陆续获得多项后续专利,例如US 8,945,839B2等,巩固了其在真核细胞CRISPR应用领域的专利组合 。相形之下,CVC阵营的最初专利申请审批进展较慢,直到2013–2014年仍未获得授权。为抢占发明优先权,2015年4月13日CVC方向美国专利商标局提出请求,要求就双方重叠的专利申请/专利启动专利干涉程序。因为这件发明是2013年之前申请,适用先发明制。美国专利制度(AIA 生效前的“先发明”规则) 下,所谓“干涉”(interference)是一种由 USPTO 下属的 专利审判和上诉委员会(PTAB)主持的行政性准诉讼程序。它的目的是确定当两件或多件申请/专利声称“同一可专利发明”时,究竟哪一方是最早的真正发明人。

  第一次干涉 (No. 106,048)于2016年1月宣告启动,涉及Broad已有的12项授权专利及1项在审申请,与CVC的一项在审申请之间的争议 。干涉的“对抗题目”定义为不限定细胞类型的CRISPR-Cas9基因编辑方法。Broad团队提出阈值动议,主张双方权利要求实质不相符,从而“不存在干涉事实”(no interference-in-fact),理由是Broad所有权利要求均限定于真核环境下应用,而CVC的权利要求未限定特定细胞类型 。Broad援引当时多位科学家的观点,认为将CRISPR从原核系统移植到真核细胞存在重大不可预知性,一般技术人员在缺乏实验证据前不可能合理预期成功。2017年2月,PTAB会采纳了Broad的观点,认定基于当时公开的CVC申请内容,一般技术人员无法预计CRISPR-Cas9定向编辑定会在真核细胞奏效 。因此PTAB裁定不存在干涉冲突,终止了106,048号干涉程序,Broad阵营保持其真核细胞领域的专利权 。CVC不服该裁决并提起上诉,但联邦巡回上诉法院于2018年9月作出终审判决,维持PTAB有关“无干涉事实”的认定 。这意味着在第一次干涉中,双方的权利要求被视为彼此明显可专利区别:Broad针对真核细胞的专利不视为由CVC的广泛权利要求所预见或显而易见 。第一轮诉讼以Broad胜诉告终,CVC阵营则转而调整其专利申请策略。

  值得注意的是,第一次干涉裁定仅针对当时特定权利要求范围是否构成冲突作出决定,并未就CVC申请是否充分公开如何在真核细胞中实施CRISPR作出判断 。PTAB并未裁定哪一方是发明先行者,因为干涉在进入比对发明完成时间的优先权阶段之前即被终止 。因此,围绕CRISPR在真核细胞应用的发明首创权之争并未平息。

  2018年底第一次干涉案尘埃落定后,CVC阵营很快采取反制措施。第二次干涉 (No. 106,115)的起因是CVC团队在2018年左右接连提交了14件后续申请,调整权利要求将CRISPR-Cas9技术明确限定在真核细胞环境下使用 。这些申请均主张优先权追溯至CVC的2012年5月25日等最早临时申请,与Broad阵营现有真核CRISPR专利形成直接冲突 。2019年6月24日,PTAB应USPTO主任授权宣告启动106,115号干涉,在同一“对抗题目”下将Broad阵营13项相关已授权专利及1件在审申请,与CVC阵营14件在审申请纳入干涉比对 。

  2020年10月,杜德纳和夏彭蒂耶因发现CRISPR-Cas9基因编辑机制获得诺贝尔化学奖,凸显该项成果的重大科学价值。然而,专利归属之争仍在胶着,且日益涉及商业利益。

  2022年2月28日,PTAB对106,115号干涉作出最终裁决,判定Broad阵营拥有CRISPR-Cas9在真核细胞应用的优先发明权。在优先权比对阶段,双方提交了大量证据比拼发明构思(conception)和实践完成(reduction to practice)的时间线日取得了真核细胞实验成功,而Broad则声称于2012年6月形成构思、10月5日之前实现了实验成功 。PTAB经过审查认为,CVC提交的2012年3–8月实验记录和交流邮件中,发明人对于若干实验结果的意义存有疑虑和不确定,显示其当时尚未获得“明确而坚定”的发明构思 。此外,CVC团队在2012年下半年持续改进试验条件、探索成功方法,这些努力在PTAB看来表明其最初构想尚不完备,仍处于摸索阶段 。相比之下,PTAB认可了Broad阵营提交的证据,确认Broad团队最迟于2012年10月已经实现在人类细胞中的CRISPR基因组编辑,并清楚认识到其实验成功 。特别是张锋团队于当年10月投稿的一篇论文手稿记录了关键实验完成及结果分析,审查人评注也支持他们已取得突破 。因此,PTAB裁定Broad团队在真核领域的CRISPR发明完成时间上先于CVC团队,宣布Broad胜出106,115号干涉 。这一裁定使Broad研究所继续掌握CRISPR-Cas9在真核细胞应用的核心专利,并使CVC阵营相关的在审申请归于无效结案 。不过,CVC方面随即向联邦巡回上诉法院提起了上诉,争夺战因此进入新阶段。2025年5月12日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)对Broad v. CVC第二次干涉案作出判决。联邦巡回法院认定PTAB在106,115号干涉案中适用了错误的法律标准,部分撤销

  发回重审。这一裁决要点在于:PTAB错误地混淆了“发明构思”(conception)与“实践完成”(reduction to practice)的法律标准,对CVC一方提出了过高要求 。上诉法院强调,判断一方是否完成发明构思,不应要求发明人在构思时就“确信其发明能够成功实现”或已经有实验证据证明成功 。换言之,发明构思只需达到“明确而完整的构想”水平,无需在当下就有成功实施的合理预期。CAFC认为PTAB要求CVC团队在2012年时就确信CRISPR技术能在真核细胞中奏效,才算完成构思 。联邦巡回法院引用先例强调,这是对法律的不恰当拔高——构思阶段不需要对成功胸有成竹,也不要求已获得实验验证 。只要发明人脑中已有明确、完整的发明方案,并且一般技术人员据此能够实践出来,即可认定构思完成 。CAFC认定PTAB将成功的合理预期作为构思必要条件,实则是将本应在实践完成或显而易见性分析中考虑的因素错误引入了构思判断 。CAFC认为PTAB过度依赖了CVC发明人在当年实验过程中的一些疑虑表述,却未分析这些“怀疑”是否导致他们对方案做出实质改变 。CAFC认为科学探索中表达谨慎或怀疑并不必然意味着发明构想不完整,除非能证明发明人因此放弃原方案或推翻原思路。

  CAFC认为指出PTAB没有考虑其他研究团队在看到CVC发表的方案后,使用常规方法成功将其应用于真核细胞的情况 。事实上,Broad团队正是基于CVC公开的设计并运用常规分子生物学技术,迅速实现了在人类细胞中的基因编辑。这表明CVC的原始构想已经完整到足以让同行据以实施(只要具备本领域普通技能),因此构思在当时即已完成 。

  CAFC则明确指出,在判断构思是否完成时,应考虑当时已有的常规技术手段。如果凭借常规实验步骤就能将发明构想付诸实践,那么发明人在无需亲自完成实验的情况下,也可拥有完整构思 。在2012年,尽管真核应用存在挑战,但许多实验室(包括Broad团队)运用成熟的分子生物学方法(如添加核定位信号优化Cas9进入细胞核等)

  并未推翻PTAB有关书面描述充分性的裁定。法院维持了PTAB关于CVC最早两份临时申请(2012年5月和10月提交的P1和P2)不具备充分书面描述支持的结论 。换言之,CVC阵营无法享有2012年5月25日那份临时申请的优先日,其相关权利要求只能追溯至2013年1月28日提交的第三份临时申请 。这一点维持了Broad在程序上的“先申请求优先地位”(Broad的有效优先权日仍早于CVC) ,但由于构思认定标准被纠正,PTAB须重新比较双方在2012年下半年各自的研发进展来决定真正的发明先后。CAFC这一判决重申了生物技术领域构思的法律标准

  ,即便在技术高度不可预知的情况下,法律也不要求发明人在构思阶段证明或确信其发明“必然成功” 。这一原则对未来前沿科研成果的专利归属认定影响深远,科研人员只要形成完整可实施的创新思路,即使尚未拿出全部实验证据,也可能确认发明人。对于本案而言,CAFC的裁决为CVC阵营赢回专利主导权带来了新的机会。

  所有细胞类型中使用该技术的基本方法,以及单导RNA构架等核心组合物 。值得注意的是,这些专利大多未限于特定应用环境,因而对真核领域同样有效。不过,在干涉案所涉的特定权利要求上,CVC阵营采取了针对性策略:他们在2013年至2018年间陆续提交了至少14件持续案申请,将权利要求限定为“使用含单导RNA的CRISPR-Cas9系统在真核细胞中编辑基因”,以直接覆盖Broad的专利范围 。可以说,CVC阵营的核心诉求在于确认其对于CRISPR基本技术方案的首创贡献应当延伸至真核应用层面,而不应因实验完成时间稍晚而被剥夺相应专利权。下表简要对比了双方部分关键专利/申请:

  上述Broad专利集中体现了张锋团队率先在哺乳动物细胞中实现CRISPR基因编辑的具体方案,而CVC的在审申请则反映出杜德纳团队捍卫其基础发明在该应用领域覆盖率的努力 。需要指出,在干涉程序之外,双方各自还有众多未直接冲突的专利。例如CVC已有的大量专利覆盖CRISPR-Cas9在不限定细胞类型

  本案的一个核心法律争议在于如何正确界定“发明构思完成”的标准,尤其是在高度不确定性的生物技术领域,应否将“合理预期成功”作为构思的必要条件。简单来说,

  “构思” (conception)是指发明人心中形成了完整的、确定的发明方案,使普通技术人员据此无需创造性劳动即可实施发明。而“实践完成” (reduction to practice)则是指通过实际实验(实际完成)或递交具有充分启示的专利申请(推定完成),验证了发明的工作性。至于“成功的合理预期” (reasonable expectation of success),通常是评价发明是否显而易见时的考量因素,即在现有技术启示下,一般技术人员是否有合理把握相信某方案会成功。在第一次干涉中,Broad成功地将“合理预期成功”的缺失作为论据,使PTAB认定CVC的宽泛权利要求与Broad的真核限定要求不存在直接冲突 。然而在第二次干涉的优先权裁定中,PTAB似乎把类似的成功预期考量引入了“构思是否完成”的判断。当时PTAB倾向认为:由于CVC发明人在2012年对实验成功与否心存疑虑,并且在取得明确结果前经历了多次失败,他们在真核应用方面并没有形成“坚定不移”的构思 。换言之,PTAB把发明人对成功的信心和实际结果,当作了衡量构思完成度的标尺。这一做法在上诉中被严厉批驳。

  。根据CAFC引用的判例法(如Burroughs Welle Co. v. Barr Labs, 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994)),构思只要求发明人脑海中已有完整方案,即使当时尚不能确定方案必然成功,也不妨碍构思的法律完成 。发明人无需在构思阶段证明或预测成功;那些属于实践完成或显而易见性判断范畴的因素,不应提前介入构思认定 。CAFC总结道:“

  确定无疑的成功并非构思所必需。只要发明人具有明确而固定的完整构想,并且普通技术人员能据此将其付诸实践,即可视为构思完成” 。相比之下,“合理预期成功”更多地用于评估一项发明在现有技术下是否显而易见,而非评估某发明人是否已经完成构思 。在先发明制干涉程序中,比拼的是双方实际发明进展的时间先后,关键在于“谁先想到并充分披露了完整发明”,而不是“谁先取得成功结果” 。CAFC指出,PTAB错误地要求CVC团队在2012年就对成功抱有合理预期才算真正“想到”发明,这是法律标准的误用 。法院特别提到,CVC科学家当年的谨慎态度和反复试验,体现的更多是一种严谨求证,并不意味着他们的构想有硬伤 。只要他们当时已经设想了实现目标的具体方案,并着手按图索骥地实验,即便经历失败,其构想本身也可能早已完备 。事实上,正是由于领域不确定性高,法律才要求在书面描述

  构思层面并不强求已经成功 。通过此次上诉裁决,CAFC澄清了两个层面的法律适用:

  关注的是发明方案本身的完整性和明确性,而非当时是否已有实验成功或完全有信心。换言之,一个发明人在设想出详细方案、相信按其方案即使需要一些试错也能实现目标时,就完成了构思。尤其在生物医药等不可预知领域,构思不要求“十拿九稳”,只要求“方向正确、内容完整”即可。

  在构思阶段不应作为必要条件,而主要是在评价显而易见性或干涉阈值时考量。例如第一次干涉中,正是因为一般技术人员在2012年尚无合理预期CRISPR必然能用于真核细胞,所以Broad的真核专利权利要求相对于CVC的公开不被视为显而易见。但这与判断CVC自身何时完成构思是两回事。在后续优先权争议中,“合理预期成功”不再扮演门槛角色。通过划清上述界限,本案为今后涉及高度不确定性技术的专利争议提供了重要指引。构思的法律认定应基于发明内容之完整,而非实验结果之成败

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  CAFC的部分撤销与发回重审,使106,115号干涉案重新回到PTAB轨道。根据CAFC指示,PTAB必须在正确适用构思标准

  的前提下,重新评估双方的优先权证据 。这意味着CVC阵营将获得一次机会来主张其更早完成发明构思:如果PTAB认可杜德纳团队在2012年3月已经形成完整方案,并认定他们从构思到2013年1月始终保持推进实验,那么尽管Broad的实验证据在2012年10月出现领先,CVC仍可能凭借更早的构思日期赢得优先权 。当然,PTAB也可能要求CVC拿出更有说服力的新证据来弥补此前认定的不足。可以预期,重新审理阶段双方将围绕2012年间的实验笔记、通信记录以及对实验结果的解读展开更为激烈的交锋。

  无论PTAB最终如何裁定,CAFC此次明确的法律标准都将对其他悬而未决的CRISPR相关干涉案产生影响。

  CAFC此次判决和后续走向,将直接影响产业界的许可格局、专利运营策略以及产品合规风险

  由于Broad和CVC分别掌握了CRISPR-Cas9技术不同侧面的专利,过去几年行业中形成了“双重许可”的局面。不少希望全面使用CRISPR技术的公司不得不同时从两方获取许可,以确保在研究、临床和商业化应用中没有侵权隐患。例如,张锋参与创办的Editas Medicine公司获得了Broad/MIT颁发的独家许可,将Broad专利用于人类基因治疗领域;而杜德纳、夏彭蒂耶参与创立的公司(如CRISPR Therapeutics、Intellia Therapeutics等)则依赖CVC阵营的专利许可开展研发 。在美国境内,由于Broad当前拥有真核应用专利而CVC拥有更广泛基础专利,任何商业产品若涉及在人类或动物细胞中编辑基因,理论上可能同时落入双方专利的保护范围 。许多制药和生物技术公司为避免侵权诉讼,不得不同Broad和CVC都签署许可协议,这无形中增加了技术使用的成本和复杂性。双重许可策略

  对于已经进入临床试验或即将上市的基因疗法、细胞疗法产品,其核心技术大多源自CRISPR-Cas9。这些项目面临的一个重大风险是:如果所持有的许可并非来自最终胜出的专利权人,则未来可能遭遇侵权指控或需重新谈判许可。

  持续的专利纠纷可能阻碍行业内的正常合作。学术机构和公司在开展跨领域合作或技术转移时,往往会顾虑所使用的CRISPR工具是否存在法律风险。一些投资者在评估CRISPR初创企业时,也将专利包的完整性和潜在诉讼作为重要考量。如果此次上诉最终促成明确的胜负(例如一方取得对核心真核应用的控制权),反而可能

  总的来说,CAFC对CRISPR干涉案的最新裁决是这一漫长专利战的重大转折点。它不仅影响法院和专利局对发明优先权的裁量,也深刻波及学术界与工业界对知识产权的态度。从全球视角看,CRISPR专利纷争在不同司法辖区结果各异:欧洲专利局曾因优先权问题撤销Broad的一项核心CRISPR专利,使得欧洲市场主要由CVC阵营专利主导 ;而在中国、日本等国,双方亦各有布局,法律制度差异可能带来不同结局。

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